在 Reynolds Presto Products Inc 诉 PRS Denmark Limited 一案中,高等法院被要求决定是否应从注册簿中删除注册商标。
PRS 地中海有限公司是 GEOWEB 的第 2007/17821 号商标注册所有人,Reynolds Presto Products Inc 根据《商标法》(194/1993) 第 24(1) 条寻求撤销该商标的命令。 Presto 依据该法案第 10(3) 条和第 10(7) 条所述的两个理由来支持其论点。它争辩说,首先,PRS 不是 GEOWEB 商标的真正所有人,其次,PRS 注册 GEOWEB 的行为是恶意的。
1996 年,Presto 和 PRS 签订了许可协议,Presto 授予 PRS 在某些地区使用 PRESTO 和 GEOWEB 商标的不可转让的独家许可。南非被明确排除在专属领土之外。该协议的第 12.01 条管辖商标所有权问题,并特别规定 Presto 是商标的所有者。 1997 年双方同意修改 1996 年的协议,规定南非成为专属领土的一部分。
后来就双方在 1996 年修订后的协议下的义务的履行产生了争议。争议在 2001 年达成的和解协议中得到解决。2001 年的协议隐含地废除了 PRESTO 商标的许可,并改变了 GEOWEB 商标的许可范围——允许 PRS 仅将其用于有限的商品。该协议特别提到了 1996 年协议中的许多条款,但特别是没有提到第 12.01 条——该条款明确了 PRESTO 和 GEOWEB 商标的所有权。 2001 年的协议取代了之前的所有协议。它于 2006 年 4 月终止。
2007年4月,PRS在南非申请注册GEOWEB商标。 Presto 辩称,PRS 无权申请注册 GEOWEB 商标。
Presto 依赖 1996 年协议的第 12.01 条,PRS 已同意其不会“在本协议期间或之后使用或采用与 GEOWEB 相同或混淆性相似的任何标志、商标或商号”。商标。它坚持认为,该条款于 2007 年 4 月 10 日生效,当时 Presto 提交了其 GEOWEB 商标申请。在此基础上,它争辩说 PRS 对所有权没有真正的要求,并且申请是恶意的。
PRS 辩称,2001 年协议取代了 1996 年协议,并且由于第 12.01 条未明确纳入 2001 年协议,该条款对 PRS 施加的在 1996 年协议“期间或之后”不使用或采用 GEOWEB 商标的义务是终止。 PRS 还辩称,它在 2003 年采用了 GEOWEB 标志,并在该标志中赢得了声誉。
法院认为,确定善意所有权和恶意问题都涉及道德价值判断。法院认为,虽然严格来说 1996 年协议第 12.01 条对 PRS 施加的合同义务很可能已经到期,但在这些情况下对这些条款的“严重依赖”“不符合可接受的商业行为的道德标准”。
法院认为,与所有权和商标注册索赔有关的恶意不一定涉及违反法律义务;如果法院认为该行为是不道德的就足够了。此外,即使 PRS 在商标中赢得了声誉,任何对所有权的主张都受到了“尖锐做法和不道德交易的影响”。法院认定,双方之间的交易是基于约定的信念,即 Presto 是 GEOWEB 商标的所有人。在这种情况下,PRS 在合同期限内未经授权采用该标志在商业上是不道德的。
在该处所,法院根据第 24(1) 条的规定,下令将 GEOWEB 商标从商标注册簿中删除,因为这是错误的条目。
作者:Hlogi Kgothadi,在 Megan Reimers 的监督下。
本文于 2014 年 4 月首次出现在 WTR Daily(世界商标评论的一部分)上。更多信息,请访问 www.worldtrademarkreview.com