赞比亚商标注册局最近的一项判决涉及国际注册 (IR) 在赞比亚实际上是否有效的棘手问题。

案子: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite v Amina Limited, 2019 年 8 月 27 日。 问题:面对在同一类别中针对同样广泛规格的 BETNESOL 商标的较早注册,是否应拒绝在类别 5 中针对广泛规格注册商标 BETASOL 的申请?

注册服务商关于存在混淆可能性的决定可能并没有太大争议,并且有许多关于英国和欧盟的主要决定的参考。然而,使该决定引起争议的是,异议所依据的注册是 IR。正如许多读者所知,IRs 在赞比亚是否真的有效存在相当大的疑问。

作为背景,赞比亚自 2001 年 11 月 15 日起成为马德里议定书的成员。多年来,IRs 在赞比亚是否有效和有效的问题一直是人们关注的主题。究其原因,赞比亚从未将《马德里议定书》具体纳入其国内立法。这是必需的,因为赞比亚是一个所谓的普通法国家,换言之,该国要求国际条约在生效前具体纳入国内立法。

赞比亚高等法院 2017 年的一项判决强烈支持这样一种观点,即国际条约在被具体纳入赞比亚法律之前在赞比亚没有效力。如果是 强生诉 Aardash Pharma Limited 2016/HP/A025 商标异议基于通过使用未注册商标获得的使用和声誉。法院根据赞比亚早些时候的一项裁决*,认为赞比亚不对未注册商标提供保护。

值得注意的是,法院在 强生和强生 该案驳回了争议未注册商标作为驰名商标享有《巴黎公约》第六条之二保护的论点。法官说,第 6 条之二在《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)第 16 条中得到承认,但“赞比亚尚未将关于“驰名”商标的国际法纳入国内法……因此,出于保护目的,它们不被承认为驰名商标。

在解释了为什么赞比亚没有对驰名商标进行保护之后,法官继续说赞比亚商标法只对普通注册、防御性商标和注册给予保护。 “通过赞比亚加入的公约获得……一个例子是根据马德里协定相关议定书通过世界知识产权组织(WIPO)国际局注册的商标。”

法官对马德里的提及可以说是“搅乱了水”。但是,如果驰名商标在赞比亚不受保护,因为该国尚未将 TRIPS 纳入国内法,那么 IR 也不受保护,因为赞比亚尚未将马德里议定书纳入国内法。

书记官长在本案中的判决参考了一些较早的案件,这些案件涉及赞比亚加入的国际文书的有效性或其他方面的问题,但尚未通过立法具体纳入。其中三项判决可以说支持通过国内法进行归化没有必要的观点。另外两个判决**表明国家立法是必要的。令人费解的是,书记官长的判决中没有提到 强生案.

书记官长将先前的判决解释如下:裁决表明,条约条款可以以两种方式使用:首先,在国际文书被批准和国内化的情况下,法院将很容易在解释国内立法时考虑和应用此类文书的条款。另一方面,如果一项国际文书已获批准但并未被国内化,法院已准备好并愿意对其条款进行司法注意,并可能被其说服。

书记官长接着说,他认为以下考虑是相关的。赞比亚多年前加入了《马德里议定书》。在赞比亚,IR 被通知给赞比亚注册机构,即专利和公司注册局 (PACRA),然后由后者审查申请。如果申请不符合规定,PACRA 可以拒绝申请,如果符合,则接受申请,在这种情况下,申请将被发送用于广告。因此,IR 的申请是 '不过是一系列的国家申请.'正是因为这个原因,'产权组织只审查手续,而不审查绝对或相对理由。

注册官解释如下:'鉴于上述情况,我倾向于认为,尽管国际申请是在别处提交的,但国际申请在所有意图和目的上都与在当地提交的申请没有区别.'

结束前: “因此,我认为根据《马德里议定书》指定赞比亚的国际注册是赞比亚商标注册簿下的有效注册,就《商标法》第 17 条而言,被视为注册簿上的商标。'

这个决定肯定会引起轰动。品牌所有者依赖它是非常冒险的,换句话说,假设 IR 在赞比亚是有效和可执行的。这两个表明需要立法的判决是由一个上级法院作出的,该法院作出了三个相反观点的判决。此外,在注册官的判断中绝对没有提及最相关的先前决定,这是非同寻常的。 强生和强生 案例——正如我们所看到的,判决肯定表明 IR 无效且不可执行。 强生和强生 当然,这是赞比亚高等法院的决定,显然胜过书记官长。

这个问题很可能会引起轰动。因此,我们的建议保持不变——不要假设 IR 在赞比亚是有效和可执行的。

DH Brothers Industries (Pty) Ltd 诉 Olivine Industries (Pty) Ltd(上诉编号 74/2010)(2012 年)ZMSC 17(2012 年 2 月 28 日)

**Longwe v Intercontinental Hotels (1993) 4 LRC 221, Sate v Post Newspapers Ltd and Another (1995) ZMHC and Kingaipe and another v 总检察长 2009/HL/86 可以说赞成这样一种观点,即尽管缺乏国内法,但国际文书仍然有效。司法部长诉罗伊克拉克 (2008) ZR.38 和赞比亚 Sugar plc 诉南扎卢基研究员 SCZ 上诉第 82/2001 号 2011 都提出了相反的观点。